a Partire Commercio:Incontro USPTO definizioni di Utilizzare in Commercio

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Per stabilire diritti esclusivi di un marchio, il titolare del marchio deve essere il primo ad utilizzare il marchio in commercio. Quando un richiedente presenta un file per un marchio in uso (§1 (a)), il richiedente deve verificare che il marchio sia utilizzato in commercio almeno a partire dalla data di deposito. Questa regola non si applica alle domande presentate come intent-to-use (§1(b)) domande per le quali un richiedente deve stabilire l’uso in commercio prima della registrazione.

Quindi, che cosa è esattamente l’uso nel commercio e come lo stabilisce un richiedente marchio? Questa guida ha lo scopo di aiutare gli avvocati di marchi e professionisti a capire che cosa costituisce l’uso di un marchio nel commercio, che è fondamentale per ottenere la protezione federale del marchio.

Le basi

Al fine di ottenere una registrazione, il richiedente deve dimostrare che il marchio è in uso nel commercio in relazione a tutti i beni e/o servizi elencati sulla domanda. Il richiedente deve fornire un modello che mostri l’uso in commercio per ogni bene e / o servizio elencato. Discuteremo gli esemplari più avanti in questa guida, ma puoi anche leggere di più sugli esemplari qui. Il Trademark Act definisce ” uso in commercio “come” l’uso in buona fede di un marchio nel corso ordinario del commercio, e non fatto solo per riservare un diritto su un marchio.”Articolo 45 della Legge sui Marchi definisce “uso nel commercio” in connessione con i prodotti quando:

• è posizionato in qualsiasi modo su prodotti o loro o i contenitori visualizza associati o sui cartellini o etichette apposte, o se la natura dei beni, rende il posizionamento fattibile, poi i documenti associati con i prodotti o la loro vendita, e

• i beni sono venduti e trasportati in commercio.

La sezione 45 della legge sui marchi definisce “uso in commercio” in relazione ai servizi quando:

• il marchio è usato o visualizzati nella vendita o nella pubblicità dei servizi e i servizi sono resi in commercio; O

• i servizi sono resi in più di uno Stato o negli Stati Uniti e in un paese straniero e la persona che presta i servizi è impegnata nel commercio in connessione con i servizi.

L’uso del marchio nel commercio richiede l’appropriato “Forum of Commerce”

Per dimostrare l’uso nel commercio, l’uso deve essere di un tipo regolato dal commercio. Questo include il commercio interstatale, il commercio territoriale (cioè Guam, Porto Rico, le Isole Vergini, ecc.), o il commercio tra gli Stati Uniti e un paese straniero. Commercio interstatale significa che i beni o servizi vengono spediti o resi a un consumatore attraverso i confini di stato in promozione di una vendita.

Di conseguenza, l’uso intrastato di un marchio di solito non si qualifica come uso nel commercio a meno che l’uso intrastato non sia di un tipo che, se preso nell’aggregato, abbia un effetto diretto sul commercio interstatale. Ad esempio, un richiedente che possiede un negozio di vendita al dettaglio mom-and-pop in Arizona e vende solo beni ai consumatori in Arizona non avrebbe diritto alla protezione federale del marchio. D’altra parte, le industrie di viaggio e di ospitalità tendono a coinvolgere il commercio interstatale. Ad esempio, un hotel che opera a Las Vegas probabilmente ha consumatori che viaggiano da altri stati per utilizzare i suoi servizi. Offerta di beni e servizi su Internet è stato anche tenuto a costituire l’uso nel commercio dal momento che i beni e servizi sono disponibili per i consumatori in tutti gli Stati Uniti.

L’uso del marchio nel commercio richiede un uso legale

L’USPTO richiede un uso legale nel commercio per registrare un marchio. Se i beni o servizi sono illegali secondo la legge federale, l’USPTO si rifiuterà di registrare il marchio. La Corte federale ha motivato che tenere altrimenti ” metterebbe il governo in una posizione anomala di estendere i benefici della protezione del marchio a un venditore in base alle azioni che il venditore ha intrapreso in violazione delle leggi del governo.”CreAgri, Inc. v. USANA Salute Scis., Inc., 474 F3d 626, 630 (9 ° Cir. 2007).

Ad esempio, un richiedente non può registrare un marchio per l’uso in relazione alla cannabis. La cannabis è un farmaco Schedule 1 ai sensi della legge sulle sostanze controllate. Poiché un’azienda non può legittimamente vendere cannabis attraverso i confini di stato, un individuo in California (dove la cannabis può essere venduta legalmente) non può ottenere la protezione del marchio federale per vendere cannabis con un particolare marchio. Scopri di più sulla complessità delle domande di deposito di marchi che coinvolgono la cannabis qui e qui. Per considerare un altro esempio, una società farmaceutica che vende un nuovo farmaco in violazione dei requisiti della FDA non ha potuto ottenere la protezione del marchio federale. Vedi, ad esempio, CreAgri, Inc., 474 F3d a 634. I richiedenti il marchio devono assicurarsi che il loro uso nel commercio sia lecito.

Uso in commercio Significa uso in buona fede

Un altro requisito fondamentale è che l’uso in commercio deve andare oltre l’uso “token”. Questo requisito ha lo scopo di impedire a un’azienda di riservare diritti su un marchio semplicemente effettuando una vendita di un prodotto. In particolare, il Trademark Act sostiene che la definizione di uso nel commercio è “uso in buona fede di un marchio nel corso ordinario del commercio, e non fatto solo per riservare diritti su un marchio.”Anche se nessuna regola bright-line è stata stabilita per quanto riguarda il numero di vendite che un richiedente deve avere per sostenere l’uso in buona fede, una manciata di vendite è stato trovato per essere sufficiente. Lo standard use in commerce è stato anche interpretato per tenere conto delle differenze nelle pratiche del settore, che possono includere usi meno tradizionali, come le vendite stagionali o le spedizioni continue di un nuovo farmaco agli investigatori clinici da parte di una società in attesa di approvazione normativa.

Inoltre, le spedizioni di merci attraverso linee di stato che includono l’uso del marchio per il campionamento possono soddisfare il requisito dell’uso in commercio se la spedizione è stata effettuata per uno scopo commerciale legittimo. Ad esempio, in Tao Licensing, LLC v. Bender Consulting Ltd., il TTAB ha concesso una petizione per annullare TAO VODKA, in parte, perché il proprietario del marchio non ha fatto un uso sufficiente del suo marchio in com
merce prima della scadenza della sua Dichiarazione d’uso. Vedi 125 U. S. P. Q. 2D (BNA) 1043, 1055 (TTAB 2017). Il proprietario ha affermato di aver distribuito da due a tre bottiglie di campioni gratuiti di VODKA TAO a tre parti—un azionista, un ristorante e un distributore—per valutare il prodotto. Vedi id. a 1053. Tuttavia, nessuna delle tre entità ha mai acquistato TAO VODKA. Vedi id. alle 10.55. Il Consiglio ha dichiarato che questa attività promozionale era preliminare e che il proprietario non era pronto a introdurre il prodotto sul mercato in quel momento. Vedi id. a 1054. In realtà, la prima vendita di TAO VODKA non si è nemmeno verificata fino a oltre due anni dopo. Vedi id. alle 10.50. Di conseguenza, il Consiglio ha ritenuto che la distribuzione dei campioni non costituisse un uso in buona fede nel commercio. Vedi id. a 1054.

Al contrario, Dexas International, Ltd. v. Ideavillage Products Corp. è un esempio di come la distribuzione di campioni a un potenziale acquirente possa qualificarsi come uso sufficiente nel commercio. Dexas International ha affermato che i suoi diritti di marchio sono iniziati a luglio 2014 quando ha inviato due campioni a un rivenditore. Vedi n. 91225850, 2018 WL 3586101, a *3 (24 luglio 2018). Dopo aver ricevuto i campioni, il rivenditore ha ordinato centinaia di unità e da allora ha continuato ad acquistare il prodotto. Vedi id. a *15. Di conseguenza, la Commissione ha constatato che la spedizione dei campioni serviva a un legittimo scopo commerciale e costituiva quindi un uso in buona fede nel commercio. Vedi id.

Di seguito è riportato un elenco di ciò che probabilmente non soddisferà i requisiti di legge:

• Il trasporto di merci da un produttore, proprietario del marchio

• Interna, camere non-operazioni pubbliche di

• “di Vendita” per la famiglia e gli amici

• Una spedizione di un singolo prodotto gratuitamente

• Fornire un servizio in tempo ad una frazione del suo valore di mercato

L’USPTO esaminatore, in genere, non sfida del richiedente, bona fide utilizzare in commercio. Piuttosto, l’esaminatore si baserà sulla dichiarazione giurata del richiedente che ha fatto un uso in buona fede del marchio nel commercio. La questione se un proprietario di un marchio abbia effettivamente utilizzato un marchio in commercio si pone in un procedimento inter partes—come un procedimento di cancellazione o opposizione— o in un audit post-registrazione. Per ulteriori informazioni sul programma di audit post-registrazione dell’USPTO, consulta questo articolo e il discorso di Allison Rickett da Alt Legal Connect 2020.

Come per marchio i candidati deposito ai sensi del §1, lettera b) della Legge sui Marchi, in quanto il loro utilizzo in commercio non inizia fino a quando la data di presentazione, i candidati devono presentare un verificate istruzione che hanno un bona fide intenzione di utilizzare il marchio in commercio (per un esempio estremo di un’applicazione che sarebbe difficile dimostrare la buona fede usare per, controllare questo articolo). Ancora una volta, l’esaminatore non valuterà l’intento in buona fede di un richiedente, ma si baserà sulla dichiarazione giurata del richiedente che esiste un intento in buona fede di utilizzare un marchio nel commercio. Se un oppositore contesta l’intento di un richiedente, l’USPTO pone l’onere di provare l’intento sul richiedente. Come tale, i candidati dovrebbero mantenere i documenti a sostegno delle loro accuse. I documenti pertinenti possono venire sotto forma di business plan; e-mail o altre comunicazioni scritte inviate a potenziali rivenditori, distributori o fornitori; bozze di materiali di marketing; e registrazioni di riunioni interne. Tenere un registro di tutti i documenti pertinenti può essere la chiave per salvare una domanda di marchio.

Stabilire l’uso nel commercio

Per dimostrare l’uso nel commercio, il richiedente deve presentare un modello di utilizzo. Un esempio di utilizzo è un esempio reale di come il marchio viene utilizzato nel commercio. Un esempio reale è un oggetto che porta il marchio, non solo un disegno o un mockup di come sarebbe il marchio.

Se un richiedente presenta una domanda che elenca l’uso in relazione alle merci, il richiedente può apporre il marchio direttamente sulle merci, su un’etichetta o un’etichetta apposta sulle merci o sull’imballaggio del prodotto. Se non è possibile apporre il marchio direttamente sulla merce o sull’imballaggio, il richiedente può anche dimostrare l’uso in commercio presentando un display associato alla merce, che include determinati cataloghi, volantini e pagine Web che fungono da display del punto vendita (ovvero contengono informazioni necessarie per un consumatore per effettuare un acquisto.) I materiali pubblicitari come brochure, listini prezzi, comunicati stampa e banner pubblicitari online non sono accettabili come campioni per le merci.

Se un richiedente presenta una domanda che elenca l’uso in relazione ai servizi, il richiedente può dimostrare l’uso nel commercio mostrando il marchio nella vendita o nella pubblicità dei servizi. Esempi accettabili per i servizi includono materiali di marketing che associano direttamente il marchio ai servizi, come pubblicità su giornali e riviste, brochure e volantini. Per dimostrare che il marchio utilizzato nel rendering dei servizi, un campione accettabile può includere una copia di un menu per i servizi di ristorazione o uno screenshot di un sito web che mostra i servizi offerti.

Conclusione

Comprendere ciò che costituisce l’uso del marchio è indispensabile per garantire e mantenere la protezione federale del marchio. Il mancato rispetto dei requisiti di utilizzo può comportare la mancata registrazione o la cancellazione della registrazione del proprietario di un marchio. Se si desidera saperne di più sui requisiti per l’uso nel commercio, si prega di fare riferimento al §900 del manuale del marchio Guida all’esame e alla procedura (TMEP).

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