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Para establecer derechos exclusivos sobre una marca, el propietario de la marca debe ser el primero en utilizar la marca en el comercio. Cuando un solicitante solicita una marca en uso (§1 (a)), el solicitante debe verificar que la marca se utiliza en el comercio al menos a partir de la fecha de presentación. Esta regla no se aplica a las solicitudes presentadas como solicitudes de intención de uso (§1(b)) para las que el solicitante debe establecer su uso en el comercio antes del registro.
Entonces, ¿qué es exactamente el uso en el comercio y cómo lo establece un solicitante de marca registrada? Esta guía tiene por objeto ayudar a los abogados y profesionales de marcas a comprender lo que constituye el uso de una marca en el comercio, que es fundamental para obtener protección federal de marcas.
Lo básico
Para obtener un registro, el solicitante debe demostrar que la marca se utiliza en el comercio en relación con todos los productos y/o servicios enumerados en la solicitud. El solicitante debe proporcionar un espécimen que muestre el uso en el comercio para cada bien y / o servicio listado. Hablaremos de los especímenes más adelante en esta guía, pero también puede leer más sobre los especímenes aquí. La Ley de marcas define el » uso en el comercio «como» el uso de buena fe de una marca en el curso de operaciones comerciales normales, y no hecho simplemente para reservar un derecho sobre una marca.»El artículo 45 de la Ley de marcas define el «uso en el comercio» en relación con los productos cuando:
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se colocará de cualquier manera en las mercancías o en sus contenedores o en los expositores asociados con ellas, o en las etiquetas o etiquetas que se coloquen en ellas, o si la naturaleza de las mercancías hace que dicha colocación no sea factible, en los documentos asociados con las mercancías o su venta, y
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las mercancías se venden o transportan en el comercio.
El artículo 45 de la Ley de marcas define el «uso en el comercio» en relación con los servicios cuando:
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la marca se utiliza o se muestra en la venta o publicidad de servicios y los servicios se prestan en el comercio; O
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los servicios se prestan en más de un Estado o en los Estados Unidos y en un país extranjero y la persona que presta los servicios se dedica al comercio en relación con los servicios.
El uso de marcas comerciales en el Comercio Requiere el «Foro de Comercio» Apropiado
Para demostrar el uso en el comercio, el uso debe ser de un tipo que esté regulado por el comercio. Esto incluye el comercio interestatal, el comercio territorial (es decir, Guam, Puerto Rico, las Islas Vírgenes, etc.).), o comercio entre los Estados Unidos y un país extranjero. Comercio interestatal significa que los bienes o servicios son enviados o prestados a un consumidor a través de las fronteras estatales para promover una venta.
En consecuencia, el uso intraestatal de una marca generalmente no calificará como uso en el comercio a menos que el uso intraestatal sea de un tipo que, cuando se toma en conjunto, tenga un efecto directo en el comercio interestatal. Por ejemplo, un solicitante que posea una tienda minorista familiar en Arizona y solo venda productos a consumidores en Arizona no sería elegible para la protección federal de marcas comerciales. Por otro lado, las industrias de viajes y hospitalidad tienden a involucrar el comercio interestatal. Por ejemplo, es probable que un hotel que opera en Las Vegas tenga consumidores que viajan desde otros estados para utilizar sus servicios. La oferta de bienes y servicios a través de Internet también se ha considerado que constituye un uso en el comercio, ya que los bienes y servicios están disponibles para los consumidores en todo Estados Unidos.
El uso de marcas en el Comercio Requiere un Uso Lícito
La USPTO requiere un uso lícito en el comercio para registrar una marca. Si los productos o servicios son ilegales según la ley federal, la USPTO se negará a registrar la marca. El Tribunal Federal ha argumentado que el hecho de considerar lo contrario «pondría al gobierno en una posición anómala de extender los beneficios de la protección de marcas a un vendedor sobre la base de acciones que el vendedor tomó en violación de las propias leyes del gobierno.»CreAgri, Inc. v. USANA Health Scis., Inc., 474 F3d 626, 630 (9th Cir. 2007).
Por ejemplo, un solicitante no puede registrar una marca para su uso en relación con el cannabis. El cannabis es una droga de la Lista 1 según la Ley de Sustancias Controladas. Debido a que una empresa no puede vender legítimamente cannabis a través de fronteras estatales, una persona en California (donde el cannabis se puede vender legalmente) no puede obtener protección de marca federal para vender cannabis bajo un nombre de marca particular. Obtenga más información sobre las complejidades de presentar solicitudes de registro de marcas relacionadas con el cannabis aquí y aquí. Para considerar otro ejemplo, una compañía farmacéutica que vende un nuevo medicamento en violación de los requisitos de la FDA no podría obtener protección federal de marca registrada. Véase, por ejemplo, CreAgri, Inc., 474 F3d a 634. Los solicitantes de marcas deben asegurarse de que su uso en el comercio sea legal.
Uso en Comercio Significa Uso de buena Fe
Otro requisito crítico es que el uso en comercio debe ir más allá del uso de» token». Este requisito tiene por objeto impedir que una empresa se reserve derechos sobre una marca simplemente mediante la venta de un producto. Concretamente, la Ley de Marcas sostiene que la definición de uso en el comercio es » el uso de buena fe de una marca en el curso de operaciones comerciales normales, y no se hace simplemente para reservar derechos sobre una marca.»Aunque no se ha establecido una regla clara con respecto al número de ventas que un solicitante debe tener para apoyar el uso de buena fe, se ha determinado que un puñado de ventas son suficientes. La norma de uso en el comercio también se ha interpretado para tener en cuenta las diferencias en las prácticas de la industria, que pueden incluir usos menos tradicionales, como ventas estacionales o envíos continuos de un nuevo medicamento a investigadores clínicos por parte de una empresa en espera de aprobación reglamentaria.
Además, los envíos de mercancías a través de fronteras estatales que incluyan el uso de la marca para el muestreo pueden satisfacer el requisito de uso en el comercio si el envío se realizó para un propósito comercial legítimo. Por ejemplo, en Tao Licensing, LLC v. Bender Consulting Ltd., la TTAB accedió a una petición de cancelación de TAO VODKA, en parte, porque el propietario de la marca no hizo un uso suficiente de su marca en com
merce antes de la fecha límite de su Declaración de uso. Véase 125 U. S. P. Q. 2D (BNA) 1043, 1055 (TTAB 2017). El propietario alegó que había distribuido de dos a tres botellas de muestra gratuitas de VODKA TAO a tres partes—un accionista, un restaurante y un distribuidor-para evaluar el producto. Véase id. en 1053. Sin embargo, ninguna de las tres entidades compró VODKA TAO. Véase id. en 1055. La Junta sostuvo que esta actividad de promoción era preliminar y que el propietario no estaba listo para introducir el producto en el mercado en ese momento. Véase id. a las 1054. De hecho, la primera venta de VODKA TAO no se produjo hasta más de dos años después. Véase id. en 1050. Como resultado, la Junta sostuvo que la distribución de muestras no constituía un uso de buena fe en el comercio. Véase id. a las 1054.
En cambio, Dexas International, Ltd. v. Ideavillage Products Corp. es un ejemplo de cómo distribuir muestras a un posible comprador puede calificar como uso suficiente en el comercio. Dexas International reclamó que sus derechos de marca comenzaron en julio de 2014 cuando envió dos muestras a un minorista. Consulte el número 91225850, 2018 WL 3586101, en *3 (24 de julio de 2018). Después de recibir las muestras, el minorista ordenó cientos de unidades y desde entonces ha continuado comprando el producto. Véase id. at * 15. En consecuencia, la Junta determinó que el envío de las muestras tenía un fin comercial legítimo y, por lo tanto, constituía un uso comercial de buena fe. Véase id.
La siguiente es una lista de lo que probablemente no cumpla con el requisito legal:
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El transporte de mercancías de un fabricante al propietario de la marca
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Transacciones internas no públicas
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«Ventas» a familiares y amigos
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Envío gratuito de un solo producto
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Proporcionar un servicio único a una fracción de su valor de mercado
Por lo general, el examinador de la USPTO no impugnará el uso de buena fe de un solicitante en el comercio. Más bien, el examinador se basará en la declaración jurada del solicitante de que ha hecho un uso de buena fe de la marca en el comercio. La cuestión de si el titular de una marca ha utilizado realmente una marca en el comercio se plantea en un procedimiento inter partes, como un procedimiento de cancelación u oposición, o en una auditoría posterior al registro. Para obtener más información sobre el programa de auditoría posterior al registro de la USPTO, consulte este artículo y la charla de Allison Rickett de Alt Legal Connect 2020.
En cuanto a los solicitantes de marcas que presentan solicitudes de conformidad con el §1(b) de la Ley de Marcas, dado que su uso en el comercio no comienza hasta después de la fecha de presentación, los solicitantes deben presentar una declaración verificada de que tienen una intención de buena fe de usar la marca en el comercio (para un ejemplo extremo de una solicitud para la que sería difícil probar el uso de buena fe, consulte este artículo). Una vez más, el examinador no evaluará la intención de buena fe de un solicitante, sino que se basará en la declaración jurada del solicitante de que existe una intención de buena fe de usar una marca en el comercio. Si un opositor impugna la intención de un solicitante, la USPTO coloca la carga de probar la intención en el solicitante. Como tal, los solicitantes deben mantener documentos que respalden sus alegaciones. Los documentos relevantes pueden venir en forma de planes de negocios, correos electrónicos u otra comunicación escrita enviada a posibles minoristas, distribuidores o proveedores, borradores de materiales de marketing y registros de reuniones internas. Llevar un registro de todos los documentos pertinentes puede ser clave para guardar una solicitud de marca.
Establecer el uso en el Comercio
Para demostrar el uso en el comercio, el solicitante debe presentar una muestra de uso. Una muestra de uso es un ejemplo real de cómo se usa la marca en el comercio. Un ejemplo real es un objeto que lleva la marca, no solo un dibujo o maqueta de cómo se vería la marca.
Si un solicitante presenta una solicitud que enumera el uso en relación con productos, el solicitante podrá colocar la marca directamente en los productos, en una etiqueta o etiqueta colocada en los productos o en el embalaje del producto. Si no es factible colocar la marca directamente en los productos o el embalaje, el solicitante también puede probar su uso en el comercio presentando una exhibición asociada con los productos, que incluye ciertos catálogos, folletos y páginas web que sirven como exhibiciones en el punto de venta (es decir, contienen la información necesaria para que un consumidor realice una compra.) Los materiales publicitarios como folletos, listas de precios, comunicados de prensa y banners publicitarios en línea no son aceptables como muestras de productos.
Si un solicitante presenta una solicitud que enumera el uso en relación con los servicios, el solicitante puede probar el uso en el comercio mostrando la marca en la venta o publicidad de los servicios. Los especímenes aceptables para los servicios incluyen materiales de marketing que asocian directamente la marca con los servicios, como anuncios en periódicos y revistas, folletos y volantes. Para demostrar que la marca utilizada en la prestación de los servicios, una muestra aceptable puede incluir una copia de un menú para servicios de restaurante o una captura de pantalla de un sitio web que muestre los servicios ofrecidos.
Conclusión
Comprender lo que constituye el uso de marcas comerciales es imperativo para asegurar y mantener la protección federal de marcas comerciales. El incumplimiento de los requisitos de uso puede dar lugar a que no se logre el registro o la cancelación del registro del titular de una marca. Si desea obtener más información sobre los requisitos para su uso en el comercio, consulte §900 de la Guía de Procedimiento y Examen del Manual de Marcas (TMEP).
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