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Pour établir des droits exclusifs sur une marque, le titulaire de la marque doit être le premier à utiliser la marque dans le commerce. Lorsqu’un déposant dépose une marque en cours d’utilisation (§1 a)), il doit vérifier que la marque est utilisée dans le commerce au moins à la date de dépôt. Cette règle ne s’applique pas aux demandes déposées en tant que demandes d’intention d’utilisation (§1(b)) pour lesquelles un demandeur doit établir une utilisation dans le commerce avant l’enregistrement.
Alors, à quoi sert exactement le commerce et comment un déposant de marque l’établit-il? Ce guide est destiné à aider les avocats en marques de commerce et les professionnels à comprendre ce qui constitue l’utilisation d’une marque dans le commerce, ce qui est essentiel pour obtenir la protection fédérale des marques de commerce.
Les bases
Pour obtenir un enregistrement, le demandeur doit démontrer que la marque est en usage dans le commerce pour tous les produits et/ou services énumérés sur la demande. Le demandeur doit fournir un spécimen montrant l’utilisation dans le commerce pour chaque produit et/ou service répertorié. Nous discuterons des spécimens plus tard dans ce guide, mais vous pouvez également en savoir plus sur les spécimens ici. La Loi sur les marques définit l' » usage dans le commerce » comme » l’usage de bonne foi d’une marque dans le cours normal des activités commerciales, et non dans le seul but de réserver un droit sur une marque. » L’article 45 de la Loi sur les marques de commerce définit » l’utilisation dans le commerce » en relation avec des produits lorsque:
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il est placé de quelque manière que ce soit sur les marchandises ou leurs contenants ou les présentoirs qui y sont associés ou sur les étiquettes ou étiquettes qui y sont apposées, ou si la nature des marchandises rend ce placement impraticable, alors sur les documents associés aux marchandises ou à leur vente, et
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les marchandises sont vendues ou transportées dans le commerce.
L’article 45 de la Loi sur les marques définit » l’utilisation dans le commerce » en relation avec les services lorsque:
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la marque est utilisée ou affichée dans la vente ou la publicité de services et les services sont rendus dans le commerce; OU
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les services sont rendus dans plus d’un État ou aux États-Unis et dans un pays étranger et la personne qui rend les services exerce des activités commerciales en relation avec les services.
L’utilisation de la marque dans le commerce Nécessite le « Forum du commerce »
Approprié Afin de démontrer l’utilisation dans le commerce, l’utilisation doit être d’un type réglementé par le commerce. Cela inclut le commerce interétatique, le commerce territorial (c’est-à-dire Guam, Porto Rico, les îles Vierges, etc.), ou le commerce entre les États-Unis et un pays étranger. Le commerce interétatique signifie que les biens ou services sont expédiés ou rendus à un consommateur à travers les lignes de l’État dans le cadre d’une vente.
Par conséquent, l’utilisation intrastate d’une marque ne sera généralement pas considérée comme une utilisation dans le commerce à moins que l’utilisation intrastate ne soit d’un type qui, pris globalement, aurait un effet direct sur le commerce interétatique. Par exemple, un demandeur qui possède un magasin de vente au détail en Arizona et qui ne vend que des produits aux consommateurs en Arizona ne serait pas admissible à la protection fédérale des marques. D’autre part, les industries du voyage et de l’hôtellerie ont tendance à impliquer le commerce interétatique. Par exemple, un hôtel opérant à Las Vegas a probablement des consommateurs venant d’autres États pour utiliser ses services. L’offre de biens et de services sur Internet a également été considérée comme constituant une utilisation dans le commerce puisque les biens et services sont disponibles pour les consommateurs à travers les États-Unis.
L’utilisation d’une marque dans le commerce nécessite une utilisation licite
L’USPTO exige une utilisation licite dans le commerce pour enregistrer une marque. Si les produits ou services sont illégaux en vertu de la loi fédérale, l’USPTO refusera d’enregistrer la marque. La Cour fédérale a estimé qu’une décision contraire » placerait le gouvernement dans une position anormale d’étendre les avantages de la protection de la marque à un vendeur sur la base de mesures que le vendeur a prises en violation des propres lois du gouvernement. » CreAgri, Inc. c. Scis Santé USANA., Inc., 474 F3d 626, 630 (9e Cir. 2007).
Par exemple, un demandeur ne peut pas enregistrer une marque de commerce pour une utilisation en relation avec le cannabis. Le cannabis est une drogue de l’annexe 1 de la Loi sur les substances réglementées. Parce qu’une entreprise ne peut pas vendre légitimement du cannabis à travers les frontières de l’État, une personne en Californie (où le cannabis peut être vendu légalement) ne peut pas obtenir la protection de la marque fédérale pour vendre du cannabis sous une marque particulière. En savoir plus sur la complexité du dépôt de demandes de marques de commerce impliquant du cannabis ici et ici. Pour prendre un autre exemple, une société pharmaceutique vendant un nouveau médicament en violation des exigences de la FDA n’a pas pu obtenir la protection de la marque fédérale. Voir, par exemple, CreAgri, Inc., 474 F3d à 634. Les déposants de marques doivent s’assurer que leur utilisation dans le commerce est légale.
L’utilisation dans le commerce Signifie une Utilisation de bonne foi
Une autre exigence critique est que l’utilisation dans le commerce doit aller au-delà de l’utilisation de « jetons ». Cette exigence vise à empêcher une entreprise de se réserver des droits sur une marque en procédant simplement à une seule vente d’un produit. Plus précisément, la Loi sur les marques de commerce soutient que la définition de l’usage dans le commerce est » l’usage de bonne foi d’une marque dans le cours normal des activités commerciales, et non pas uniquement pour réserver des droits sur une marque. »Bien qu’aucune règle claire n’ait été établie concernant le nombre de ventes qu’un demandeur doit avoir pour soutenir une utilisation de bonne foi, une poignée de ventes s’est avérée suffisante. La norme sur l’utilisation dans le commerce a également été interprétée pour tenir compte des différences dans les pratiques de l’industrie, qui peuvent inclure des utilisations moins traditionnelles, telles que les ventes saisonnières ou les expéditions continues d’un nouveau médicament aux chercheurs cliniques par une entreprise en attente d’approbation réglementaire.
De plus, les expéditions de marchandises à travers les lignes d’État qui incluent l’utilisation de la marque pour l’échantillonnage peuvent satisfaire à l’exigence d’utilisation dans le commerce si l’expédition a été faite à des fins commerciales légitimes. Par exemple, dans Tao Licensing, LLC c. Bender Consulting Ltd., le TTAB a fait droit à une requête en annulation de TAO VODKA, en partie, parce que le propriétaire de la marque n’a pas fait un usage suffisant de sa marque dans com
merce avant la date limite de sa déclaration d’utilisation. Voir 125 U.S.P.Q.2D (BNA) 1043, 1055 (TTAB 2017). Le propriétaire a affirmé qu’il avait distribué deux à trois bouteilles d’échantillons gratuits de VODKA TAO à trois parties — un actionnaire, un restaurant et un distributeur — pour évaluer le produit. Voir id. à 10 h 53. Cependant, aucune des trois entités n’a jamais acheté de VODKA TAO. Voir id. à 10 h 55. La Commission a estimé que cette activité promotionnelle était préliminaire et que le propriétaire n’était pas prêt à introduire le produit sur le marché à ce moment-là. Voir id. à 10 h 54. En fait, la première vente de TAO VODKA n’a même eu lieu que plus de deux ans plus tard. Voir id. à 10 h 50. En conséquence, la Chambre a estimé que la distribution d’échantillons ne constituait pas une utilisation de bonne foi dans le commerce. Voir id. à 10 h 54.
En revanche, Dexas International, Ltd. v. Ideavillage Products Corp. est un exemple de la façon dont la distribution d’échantillons à un acheteur potentiel peut être considérée comme une utilisation suffisante dans le commerce. Dexas International a affirmé que ses droits de marque ont commencé en juillet 2014 lorsqu’elle a envoyé deux échantillons à un détaillant. Voir le numéro 91225850, 2018 WL 3586101, à la page * 3 (24 juillet 2018). Après avoir reçu les échantillons, le détaillant a commandé des centaines d’unités et a depuis continué à acheter le produit. Voir id. à *15. Par conséquent, la Chambre a conclu que l’expédition des échantillons avait un but commercial légitime et constituait donc une utilisation de bonne foi dans le commerce. Voir id.
Voici une liste de ce qui ne répondra probablement pas à l’exigence légale:
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Le transport de marchandises d’un fabricant au propriétaire de la marque
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Transactions internes non publiques
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» Ventes » à la famille et aux amis
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Un envoi gratuit d’un seul produit
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Fournir un service unique à une fraction de sa valeur marchande
L’examinateur de l’USPTO ne contestera généralement pas l’utilisation de bonne foi d’un demandeur dans le commerce. L’examinateur s’appuiera plutôt sur la déclaration sous serment du demandeur selon laquelle il a fait un usage de bonne foi de la marque dans le commerce. La question de savoir si un titulaire de marque a réellement utilisé une marque dans le commerce se pose dans une procédure inter partes — telle qu’une procédure d’annulation ou d’opposition — ou un audit post-enregistrement. Pour en savoir plus sur le programme d’audit post-inscription de l’USPTO, consultez cet article et la conférence d’Allison Rickett d’Alt Legal Connect 2020.
En ce qui concerne les déposants de marques déposées en vertu du §1(b) de la Loi sur les marques, étant donné que leur utilisation dans le commerce ne commence qu’après la date de dépôt, les déposants doivent soumettre une déclaration vérifiée indiquant qu’ils ont l’intention de bonne foi d’utiliser la marque dans le commerce (pour un exemple extrême d’une demande pour laquelle il serait difficile de prouver une utilisation de bonne foi, consultez cet article). Encore une fois, l’examinateur n’évaluera pas l’intention de bonne foi d’un demandeur, mais s’appuiera sur la déclaration sous serment du demandeur selon laquelle il existe une intention de bonne foi d’utiliser une marque dans le commerce. Si un opposant conteste l’intention d’un demandeur, l’USPTO charge le demandeur de prouver son intention. À ce titre, les demandeurs doivent conserver des documents à l’appui de leurs allégations. Les documents pertinents peuvent prendre la forme de plans d’affaires, de courriels ou d’autres communications écrites envoyées à des détaillants, distributeurs ou fournisseurs potentiels, de documents de marketing préliminaires et de comptes rendus de réunions internes. La tenue d’un registre de tous les documents pertinents peut être essentielle pour enregistrer une demande de marque.
Établissant l’utilisation dans le commerce
Afin de démontrer l’utilisation dans le commerce, le demandeur doit soumettre un modèle d’utilisation. Un spécimen d’utilisation est un exemple réel de l’utilisation de la marque dans le commerce. Un exemple réel est un objet qui porte la marque, pas seulement un dessin ou une maquette de ce à quoi ressemblerait la marque.
Si un déposant dépose une demande qui énumère l’utilisation en relation avec des produits, le déposant peut apposer la marque directement sur les produits, sur une étiquette ou une étiquette apposée sur les produits ou sur l’emballage du produit. S’il n’est pas possible d’apposer la marque directement sur les produits ou l’emballage, un demandeur peut également prouver son utilisation dans le commerce en soumettant un présentoir associé aux produits, qui comprend certains catalogues, dépliants et pages Web servant d’affichages au point de vente (c’est-à-dire qu’ils contiennent les informations nécessaires pour qu’un consommateur puisse effectuer un achat.) Les supports publicitaires tels que les brochures, les listes de prix, les communiqués de presse et les bannières publicitaires en ligne ne sont pas acceptables en tant que spécimens pour les marchandises.
Si un déposant dépose une demande qui énumère l’utilisation en relation avec des services, le déposant peut prouver l’utilisation dans le commerce en montrant la marque lors de la vente ou de la publicité des services. Les spécimens acceptables pour les services comprennent les documents de marketing qui associent directement la marque aux services, tels que les publicités dans les journaux et les magazines, les brochures et les dépliants. Pour démontrer que la marque utilisée dans la prestation des services, un spécimen acceptable peut inclure une copie d’un menu pour les services de restauration ou une capture d’écran d’un site Web montrant les services offerts.
Conclusion
Il est impératif de comprendre ce qui constitue l’utilisation d’une marque de commerce pour assurer et maintenir la protection fédérale des marques de commerce. Le non-respect des exigences d’utilisation peut entraîner l’échec de l’enregistrement ou l’annulation de l’enregistrement du propriétaire d’une marque de commerce. Si vous souhaitez en savoir plus sur les exigences d’utilisation dans le commerce, veuillez vous référer au §900 du Guide d’examen et de procédure du Manuel des marques (TMEP).
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