Início Commerce:Reunião USPTO definições de Uso no Comércio

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Para estabelecer direitos exclusivos sobre uma marca, o proprietário da marca comercial deve ser o primeiro a usar a marca no comércio. Quando um solicitante solicita uma marca registrada em uso (§1 (a)), o solicitante deve verificar se a marca é usada no comércio pelo menos a partir da data do depósito. Esta regra não se aplica a pedidos apresentados como intenção de uso (§1(b)) pedidos para os quais um candidato deve estabelecer uso no comércio antes do registro.

então, o que exatamente é usado no comércio e como um requerente de marca registrada o estabelece? Este guia destina-se a ajudar advogados e profissionais de marcas a entender o que constitui o uso de uma marca no comércio, o que é fundamental para obter proteção federal de marcas registradas.

O Básico

para obter o registro, o requerente deve demonstrar que a marca está em uso no comércio em conexão com todos os bens e/ou serviços listados no aplicativo. O requerente deve fornecer um espécime mostrando uso no comércio para cada bem e/ou serviço listado. Discutiremos os espécimes mais adiante neste guia, mas você também pode ler mais sobre os espécimes aqui. A Lei de marcas define “uso no comércio “como” o uso genuíno de uma marca no curso normal do Comércio, e não feito apenas para reservar um direito em uma marca.”A seção 45 da Lei de Marcas, define o “uso no comércio” em conexão com as mercadorias quando:

• ele é colocado de qualquer maneira nos bens ou em seus recipientes ou exibe a ele esteja associado ou em etiquetas ou rótulos apostos aos mesmos, ou se a natureza dos bens faz essa colocação impraticável, em seguida, nos documentos relacionados com a mercadoria, ou de sua alienação, e

• os bens são vendidos ou transportado em comércio.

a seção 45 da Lei de marcas define “uso no comércio” em conexão com serviços quando:

• a marca é usado ou exibido na venda ou publicidade de serviços e os serviços são prestados no comércio; OU

• os serviços são prestados em mais de um Estado ou nos Estados Unidos e um país estrangeiro e a pessoa prestar os serviços está envolvida em comércio, em conexão com os serviços.

o uso de marcas comerciais no comércio requer o “Fórum de comércio” apropriado

para demonstrar o uso no comércio, o uso deve ser de um tipo regulado pelo comércio. Isso inclui comércio interestadual, comércio territorial (ou seja, Guam, Porto Rico, Ilhas Virgens, etc.), ou comércio entre os EUA e um país estrangeiro. Comércio interestadual significa que os bens ou serviços são enviados ou prestados a um consumidor através das linhas estaduais para promover uma venda.Consequentemente, o uso intrastado de uma marca geralmente não se qualificará como uso no comércio, a menos que o uso intrastado seja de um tipo que, quando tomado no agregado, tenha um efeito direto no comércio interestadual. Por exemplo, um requerente que possui uma loja de varejo mom-and-pop no Arizona e só vende bens para os consumidores no Arizona não seria elegível para proteção federal marca. Por outro lado, as indústrias de viagens e hospitalidade tendem a envolver o comércio interestadual. Por exemplo, um hotel operando em Las Vegas provavelmente tem consumidores viajando de outros estados para utilizar seus serviços. A oferta de bens e serviços pela Internet também foi considerada como uso no comércio, uma vez que os bens e serviços estão disponíveis para os consumidores em todos os Estados Unidos.

uso de marca comercial no comércio requer Uso legal

o USPTO requer uso legal no comércio para registrar uma marca comercial. Se os bens ou serviços forem ilegais de acordo com a lei federal, o USPTO se recusará a registrar a marca. O Tribunal Federal argumentou que manter o contrário ” colocaria o governo em uma posição anômala de estender os benefícios da proteção de marcas a um vendedor com base em ações que o vendedor tomou violando as próprias leis do governo.”CreAgri, Inc. v. USANA Health Scis., Inc., 474 F3d 626, 630 (9º Cir. 2007).

por exemplo, um requerente não pode registrar uma marca para uso em conexão com cannabis. A Cannabis é uma droga do Anexo 1 sob a Lei de Substâncias Controladas. Como uma empresa não pode legitimamente vender cannabis através das linhas estaduais, um indivíduo na Califórnia (onde a cannabis pode ser vendida legalmente) não pode obter proteção federal de marcas registradas para vender cannabis sob uma marca específica. Saiba mais sobre as complexidades de apresentação de pedidos de marcas comerciais envolvendo cannabis aqui e aqui. Para considerar outro exemplo, uma empresa farmacêutica que vende um novo medicamento em violação dos requisitos da FDA não conseguiu obter proteção federal de marcas registradas. Veja, por exemplo, CreAgri, Inc., 474 F3d em 634. Os candidatos a marcas devem garantir que seu uso no comércio seja legal.

uso no comércio significa uso Genuíno

outro requisito crítico é que o uso no comércio deve ir além do uso de “token”. Este requisito destina-se a impedir que uma empresa Reserve direitos em uma marca registrada simplesmente fazendo uma venda de um produto. Especificamente, a Lei de marcas mantém que a definição de uso no comércio é “Uso genuíno de uma marca no curso normal do Comércio, e não feito apenas para reservar direitos em uma marca.”Embora nenhuma regra da bright-line tenha sido estabelecida em relação ao número de vendas que um candidato deve ter para apoiar o uso Genuíno, um punhado de vendas foi considerado suficiente. O uso no padrão de comércio também foi interpretado para explicar as diferenças nas práticas do setor, que podem incluir usos menos tradicionais, como vendas sazonais ou remessas contínuas de um novo medicamento para investigadores clínicos por uma empresa que aguarda aprovação regulatória.

além disso, as remessas de mercadorias através das linhas estaduais que incluem o uso da marca para amostragem podem satisfazer o requisito de uso no comércio se a remessa for feita para um propósito comercial legítimo. Por exemplo, na Tao Licensing, LLC v. Bender Consulting Ltd., o TTAB concedeu uma petição para cancelar a VODKA Tao, em parte, porque o proprietário da marca não fez uso suficiente de sua marca em com
merce antes de seu prazo de declaração de Uso. Ver 125 U. S. P. Q. 2D (BNA) 1043, 1055 (TTAB 2017). O proprietário alegou que havia distribuído de duas a três garrafas de amostra GRATUITAS de VODKA TAO para três partes—um acionista, um restaurante e um distribuidor-para avaliar o produto. Ver identificação. em 1053. No entanto, nenhuma das três entidades já comprou VODKA tao. Ver identificação. em 1055. O Conselho considerou que essa atividade promocional era preliminar e o proprietário não estava pronto para introduzir o produto no mercado naquela época. Ver identificação. em 1054. Na verdade, a primeira venda da VODKA Tao nem sequer ocorreu até mais de dois anos depois. Ver identificação. em 1050. Como resultado, o Conselho considerou que a distribuição de amostras não constituía um uso genuíno no comércio. Ver identificação. em 1054.

em contraste, Dexas International, Ltd. V. Ideavillage Products Corp. é um exemplo de como a distribuição de amostras para um potencial comprador pode se qualificar como uso suficiente no comércio. A Dexas International alegou que seus direitos de marca registrada começaram em julho de 2014, quando enviou duas amostras para um varejista. Veja No. 91225850, 2018 WL 3586101, em *3 (24 de julho de 2018). Depois de receber as amostras, o varejista encomendou centenas de unidades e, desde então, continuou comprando o produto. Ver identificação. em *15. Consequentemente, o Conselho constatou que o envio das amostras servia a um propósito comercial legítimo e, portanto, constituía um uso genuíno no comércio. Ver identificação.

a seguir está uma lista do que provavelmente não atenderá ao requisito legal:

• O transporte de bens de um fabricante para o proprietário da marca comercial

• Interno, não-transações públicas

• “de Vendas” para a família e amigos

• Uma expedição de um único produto gratuitamente

• Fornecimento de um serviço a uma fração de seu valor de mercado

O USPTO examinador normalmente não irá desafio de um candidato de boa-fé uso no comércio. Em vez disso, o examinador contará com a declaração juramentada do candidato de que fez uso genuíno da marca no comércio. A questão de saber se um proprietário de marca tem usado genuinamente uma marca no comércio surge em um processo inter-partes— como um processo de cancelamento ou oposição-ou uma auditoria pós-registro. Para saber mais sobre o programa de auditoria pós-registro do USPTO, confira este artigo e a palestra de Allison Rickett da Alt Legal Connect 2020.

Como marca para os candidatos de arquivamento nos termos do §1, alínea b) da Lei de Marcas, porque o seu uso no comércio não começa até que após a data do depósito, os candidatos devem apresentar a confirmação de uma declaração de que eles têm uma genuína intenção de usar a marca no comércio (para um exemplo extremo de uma aplicação que seria difícil provar que, de boa fé, para usar, consulte este artigo). Novamente, o examinador não avaliará a intenção genuína de um candidato, mas dependerá da declaração juramentada do candidato de que há uma intenção genuína de usar uma marca no comércio. Se um opositor contestar a intenção de um candidato, o USPTO coloca o ônus de provar a intenção do candidato. Como tal, os candidatos devem manter documentos para apoiar suas alegações. Documentos relevantes podem vir na forma de planos de negócios; e-mails ou outras comunicações por escrito enviadas a possíveis varejistas, distribuidores ou fornecedores; projetos de materiais de marketing; e registros de reuniões internas. Manter um registro de todos os documentos relevantes pode ser a chave para salvar um pedido de marca registrada.

estabelecendo uso no comércio

para demonstrar uso no comércio, o requerente deve apresentar um espécime de uso. Um espécime de uso é um exemplo real de como a marca é usada no comércio. Um exemplo real é um objeto que carrega a marca, não apenas um desenho ou maquete de como a marca seria.

se um requerente apresentar um pedido que enumere o uso em relação às mercadorias, o requerente pode colocar a marca diretamente nas mercadorias, em uma etiqueta ou etiqueta afixada nas mercadorias ou na embalagem do produto. Se não for possível colocar a marca diretamente nas mercadorias ou na embalagem, o requerente também pode provar o uso no comércio enviando uma exibição associada às mercadorias, que inclui certos catálogos, folhetos e páginas da web que servem como exibições de ponto de venda (ou seja, eles contêm informações necessárias para um consumidor fazer uma compra.) Materiais publicitários, como folhetos, listas de preços, comunicados de imprensa e banners de publicidade on-line, não são aceitáveis como espécimes para mercadorias.

se um requerente está a apresentar um pedido que lista o uso em conexão com os Serviços, o requerente pode provar o uso no comércio, mostrando a marca na venda ou publicidade dos serviços. Espécimes aceitáveis para serviços incluem materiais de marketing que associam diretamente a marca aos serviços, como anúncios de jornais e revistas, folhetos e folhetos. Para mostrar que a marca usada na prestação dos serviços, um espécime aceitável pode incluir uma cópia de um menu para serviços de restaurante ou uma captura de tela de um site mostrando os serviços oferecidos.

conclusão

entender o que constitui o uso da marca é imperativo para garantir e manter a proteção federal da marca registrada. O não cumprimento dos Requisitos de uso pode resultar na falha em obter o registro ou cancelamento do registro do proprietário de uma marca registrada. Se você quiser saber mais sobre os requisitos para uso no comércio, consulte o §900 do Guia de exame e Procedimento do manual de marcas registradas (TMEP).

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