începerea comerțului:întâlnire USPTO definiții de utilizare în comerț

• acțiune
• acțiune pe LinkedIn
• acțiune pe Facebook
• acțiune pe Twitter
• acțiune pe e-mail

pentru a stabili drepturi exclusive asupra unei mărci comerciale, proprietarul mărcii trebuie să fie primul care utilizează marca în comerț. Atunci când un solicitant depune o cerere de înregistrare a unei mărci pe o bază în curs de utilizare [articolul 1 litera (a)], solicitantul trebuie să verifice dacă marca este utilizată în comerț cel puțin de la data depunerii cererii. Această regulă nu se aplică cererilor depuse cu titlu de intenție de utilizare [articolul 1 litera (B) din articolul(art.1)] pentru care un solicitant trebuie să stabilească utilizarea în comerț înainte de înregistrare.

Deci, ce este exact utilizarea în comerț și cum o stabilește un solicitant de marcă? Acest ghid este destinat să ajute avocații și profesioniștii în domeniul mărcilor comerciale să înțeleagă ce constituie utilizarea unei mărci în comerț, ceea ce este esențial pentru obținerea protecției Federale a mărcilor comerciale.

elementele de bază

pentru a obține o înregistrare, solicitantul trebuie să demonstreze că marca este utilizată în comerț în legătură cu toate produsele și/sau serviciile enumerate în cerere. Solicitantul trebuie să furnizeze un model care să indice utilizarea în comerț pentru fiecare bun și/sau serviciu enumerat. Vom discuta despre exemplare mai târziu în acest ghid, dar puteți citi mai multe despre exemplare aici. Legea privind mărcile comerciale definește ” utilizarea în comerț „ca” utilizarea de bună credință a unei mărci în cursul obișnuit al comerțului și nu făcută doar pentru a rezerva un drept asupra unei mărci.”Secțiunea 45 din Legea privind mărcile comerciale definește” utilizarea în comerț ” în legătură cu mărfurile atunci când:

• este plasat în orice mod pe mărfuri sau pe containerele acestora sau pe afișajele asociate acestora sau pe etichetele sau etichetele aplicate pe acestea sau, dacă natura mărfurilor face imposibilă o astfel de plasare, apoi pe documentele asociate mărfurilor sau vânzării lor; și

• bunurile sunt vândute sau transportate în comerț.

secțiunea 45 din Legea privind mărcile comerciale definește „utilizarea în comerț” în legătură cu serviciile atunci când:

• marca este utilizată sau afișată în vânzarea sau publicitatea serviciilor, iar serviciile sunt prestate în comerț; sau

• serviciile sunt prestate în mai multe State sau în Statele Unite și într-o țară străină, iar persoana care prestează Serviciile este angajată în comerț în legătură cu serviciile.

utilizarea mărcii comerciale în comerț necesită „Forumul de comerț” adecvat

pentru a demonstra utilizarea în comerț, utilizarea trebuie să fie de un tip reglementat de comerț. Aceasta include comerțul interstatal, comerțul teritorial (adică Guam, Puerto Rico, Insulele Virgine etc.), sau comerțul dintre SUA și o țară străină. Comerțul interstatal înseamnă că bunurile sau serviciile sunt expediate sau prestate unui consumator peste liniile de stat în promovarea unei vânzări.

în consecință, utilizarea intrastatală a unei mărci nu se va califica de obicei ca utilizare în comerț decât dacă utilizarea intrastatală este de un tip care, atunci când este luată în ansamblu, ar avea un efect direct asupra comerțului interstatal. De exemplu, un solicitant care deține un magazin de vânzare cu amănuntul mom-and-pop în Arizona și vinde numai bunuri consumatorilor din Arizona nu ar fi eligibil pentru protecția mărcilor federale. Pe de altă parte, industria turismului și ospitalității tind să implice comerțul interstatal. De exemplu, un hotel care operează în Las Vegas are probabil consumatori care călătoresc din alte state pentru a-și utiliza serviciile. Oferirea de bunuri și servicii pe Internet a fost, de asemenea, considerată a constitui o utilizare în comerț, deoarece bunurile și serviciile sunt disponibile consumatorilor din Statele Unite.

utilizarea mărcii comerciale în comerț necesită utilizare legală

USPTO necesită utilizare legală în comerț pentru a înregistra o marcă comercială. Dacă bunurile sau serviciile sunt ilegale în conformitate cu legea federală, USPTO va refuza înregistrarea mărcii. Curtea Federală a motivat că a ține altfel ” ar pune guvernul într-o poziție anormală de a extinde beneficiile protecției mărcilor comerciale la un vânzător pe baza acțiunilor pe care vânzătorul le-a întreprins încălcând propriile legi ale guvernului.”CreAgri, Inc. v. USANA sănătate Scis., Inc., 474 F3d 626, 630 (al 9-lea Cir. 2007).

de exemplu, un solicitant nu poate înregistra o marcă comercială pentru utilizare în legătură cu canabisul. Canabisul este un medicament din Schema 1 în conformitate cu Legea privind substanțele controlate. Deoarece o afacere nu poate vinde în mod legitim canabis peste liniile de stat, o persoană din California (unde canabisul poate fi vândut legal) nu poate obține protecția mărcii federale pentru a vinde canabis sub un anumit nume de marcă. Aflați mai multe despre complexitatea depunerii cererilor de marcă care implică canabis aici și aici. Pentru a lua în considerare un alt exemplu, o companie farmaceutică care vinde un nou medicament care încalcă cerințele FDA nu a putut obține protecția mărcii federale. A se vedea, de exemplu, CreAgri, Inc., 474 F3d la 634. Solicitanții de mărci comerciale trebuie să se asigure că utilizarea lor în comerț este legală.

utilizarea în comerț înseamnă utilizarea de bună credință

o altă cerință critică este că utilizarea în comerț trebuie să depășească utilizarea „token”. Această cerință este menită să împiedice o companie să rezerve drepturi asupra unei mărci comerciale pur și simplu făcând o vânzare a unui produs. Mai exact, Legea privind mărcile comerciale susține că definiția utilizării în comerț este „utilizarea de bună credință a unei mărci în cursul obișnuit al comerțului și nu făcută doar pentru a rezerva drepturi asupra unei mărci.”Deși nu a fost stabilită nicio regulă privind numărul de vânzări pe care un solicitant trebuie să le aibă pentru a sprijini utilizarea de bună credință, s-a constatat că o mână de vânzări sunt suficiente. Standardul de utilizare în comerț a fost, de asemenea, interpretat pentru a ține cont de diferențele dintre practicile din industrie, care pot include utilizări mai puțin tradiționale, cum ar fi vânzările sezoniere sau expedierile continue ale unui medicament nou către investigatorii clinici de către o companie care așteaptă aprobarea de reglementare.

în plus, expedierile de mărfuri peste liniile de stat care includ utilizarea mărcii pentru eșantionare pot satisface cerința de utilizare în comerț dacă expedierea a fost efectuată într-un scop comercial legitim. De exemplu, în Tao Licensing, LLC v.Bender Consulting Ltd., TTAB a acordat o petiție de anulare a vodcăi TAO, în parte, deoarece proprietarul mărcii nu a utilizat suficient marca sa în com
merce înainte de termenul limită al Declarației de Utilizare. A se vedea 125 U. S. P. Q. 2D (BNA) 1043, 1055 (TTAB 2017). Proprietarul a susținut că a distribuit două până la trei sticle de probă gratuite de vodcă TAO către trei părți—un acționar, un restaurant și un distribuitor—pentru a evalua produsul. A se vedea id-ul. la 1053. Cu toate acestea, niciuna dintre cele trei entități nu a cumpărat vreodată VODKA TAO. A se vedea id-ul. la 1055. Consiliul a considerat că această activitate promoțională a fost preliminară, iar proprietarul nu era pregătit să introducă produsul pe piață în acel moment. A se vedea id-ul. la 1054. De fapt, prima vânzare a vodcăi TAO nu a avut loc decât peste doi ani mai târziu. A se vedea id-ul. la 1050. În consecință, Consiliul a considerat că distribuirea eșantioanelor nu constituie o utilizare de bună credință în comerț. A se vedea id-ul. la 1054.

în schimb, Dexas International, Ltd. V. Ideavillage Products Corp. este un exemplu al modului în care distribuirea eșantioanelor către un potențial cumpărător se poate califica drept utilizare suficientă în comerț. Dexas International a susținut că drepturile sale de marcă au început în iulie 2014, când a trimis două mostre unui comerciant cu amănuntul. 91225850, 2018 WL 3586101, la *3 (24 iulie 2018). După primirea probelor, retailerul a comandat sute de unități și de atunci a continuat să cumpere produsul. A se vedea id-ul. la * 15. În consecință, Comitetul a constatat că expedierea eșantioanelor a servit unui scop comercial legitim și, prin urmare, a constituit o utilizare de bună credință în comerț. A se vedea id-ul.

următoarea este o listă a ceea ce nu va îndeplini probabil cerința legală:

• transportul mărfurilor de la un producător la proprietarul mărcii comerciale

• tranzacții interne, non-publice

• „vânzări” către familie și prieteni

• un singur produs de transport gratuit

• furnizarea unui serviciu unic la o fracțiune din valoarea sa de piață

examinatorul USPTO de obicei nu va contesta utilizarea de bună credință a unui solicitant în comerț. Mai degrabă, examinatorul se va baza pe declarația sub jurământ a solicitantului că a utilizat de bună credință marca în comerț. Problema dacă un proprietar de marcă a folosit cu adevărat o marcă în comerț apare într—o procedură inter partes— cum ar fi o procedură de anulare sau de opoziție-sau într-un audit post-înregistrare. Pentru mai multe despre programul de audit post-înregistrare al USPTO, consultați acest articol și discuția lui Allison Rickett de la alt Legal Connect 2020.

în ceea ce privește solicitanții de mărci comerciale care depun cereri în temeiul articolului 1 litera(b) din Legea privind mărcile comerciale, deoarece utilizarea lor în comerț nu începe decât după data depunerii, solicitanții trebuie să depună o declarație verificată că au o intenție de bună credință de a utiliza marca în comerț (pentru un exemplu extrem de cerere pentru care ar fi dificil de dovedit utilizarea de bună credință, consultați acest articol). Din nou, examinatorul nu va evalua intenția de bună credință a solicitantului, ci se va baza pe declarația sub jurământ a solicitantului că există o intenție de bună credință de a utiliza o marcă în comerț. Dacă un opozant contestă intenția unui solicitant, USPTO plasează sarcina de a dovedi intenția asupra solicitantului. Ca atare, solicitanții ar trebui să păstreze documente pentru a-și susține acuzațiile. Documentele relevante pot veni sub formă de planuri de afaceri; e-mailuri sau alte comunicări scrise trimise potențialilor comercianți cu amănuntul, distribuitori sau furnizori; proiecte de materiale de marketing; și înregistrări ale întâlnirilor interne. Păstrarea unei evidențe a tuturor documentelor relevante poate fi esențială pentru salvarea unei cereri de marcă.

stabilirea utilizării în comerț

pentru a demonstra utilizarea în comerț, solicitantul trebuie să prezinte un specimen de utilizare. Un specimen de utilizare este un exemplu real al modului în care marca este utilizată în comerț. Un exemplu real este un obiect care poartă marca, nu doar un desen sau o machetă a ceea ce ar arăta marca.

dacă un solicitant depune o cerere care enumeră utilizarea în legătură cu produsele, solicitantul poate plasa marca direct pe produse, pe o etichetă sau etichetă aplicată pe produse sau pe ambalajul produsului. În cazul în care nu este posibil să se plaseze marca direct pe produs sau pe ambalaj, un solicitant poate dovedi, de asemenea, utilizarea în comerț prin prezentarea unui afișaj asociat cu produsul, care include anumite cataloage, pliante și pagini web care servesc drept afișaje la punctul de vânzare (adică conțin informații necesare pentru ca un consumator să facă o achiziție.) Materialele publicitare, cum ar fi broșurile, listele de prețuri, comunicatele de presă și bannerele publicitare online nu sunt acceptabile ca specimene pentru bunuri.

dacă un solicitant depune o cerere care enumeră utilizarea în legătură cu serviciile, solicitantul poate dovedi utilizarea în comerț prin afișarea mărcii în vânzarea sau publicitatea serviciilor. Exemplarele acceptabile pentru servicii includ materiale de marketing care asociază direct marca cu Serviciile, cum ar fi reclame în ziare și reviste, broșuri și pliante. Pentru a arăta că marca utilizată în prestarea serviciilor, un specimen acceptabil poate include o copie a unui meniu pentru servicii de restaurant sau o captură de ecran a unui site web care prezintă serviciile oferite.

concluzie

înțelegerea a ceea ce constituie utilizarea mărcii comerciale este imperativă pentru asigurarea și menținerea protecției Federale a mărcii comerciale. Nerespectarea cerințelor de utilizare poate duce la nerealizarea înregistrării sau anularea înregistrării unui proprietar de marcă. Dacă doriți să aflați mai multe despre cerințele de utilizare în comerț, vă rugăm să consultați articolul 900 din manualul de examinare și procedură al mărcii comerciale (tmep).

• Share
• Share on LinkedIn
• Share on Facebook
• Share on Twitter
• Share on Email