Beginn des Handels: Erfüllung der USPTO-Definitionen der Verwendung im Handel

• Teilen
• Teilen auf LinkedIn
• Teilen auf Facebook
• Teilen auf Twitter
• Teilen auf E-Mail

Um ausschließliche Rechte an einer Marke zu begründen, muss der Markeninhaber der erste sein, der die Marke im Handel verwendet. Wenn ein Anmelder eine Marke auf einer In-Use-Basis (§1 (a)) anmeldet, muss der Anmelder überprüfen, ob die Marke mindestens zum Anmeldetag im Handel verwendet wird. Diese Regel gilt nicht für Anmeldungen, die als Intent-to-Use-Anmeldungen (§1(b)) eingereicht werden, für die ein Anmelder vor der Registrierung eine gewerbliche Nutzung nachweisen muss.

Also, was genau ist Gebrauch im Handel, und wie stellt ein Markenantragsteller es fest? Dieser Leitfaden soll Markenanwälten und Fachleuten helfen zu verstehen, was die Verwendung einer Marke im Handel ausmacht, Dies ist entscheidend für den Erhalt des Markenschutzes des Bundes.

Die Grundlagen

Um eine Eintragung zu erhalten, muss der Anmelder nachweisen, dass die Marke im Handel in Verbindung mit allen in der Anmeldung aufgeführten Waren und / oder Dienstleistungen verwendet wird. Der Antragsteller muss für jede gelistete Ware und / oder Dienstleistung ein Muster vorlegen, das die Verwendung im Handel belegt. Wir werden später in diesem Handbuch auf Exemplare eingehen, aber Sie können hier auch mehr über Exemplare lesen. Das Markengesetz definiert „Verwendung im Handel“ als „die gutgläubige Verwendung einer Marke im normalen Handelsverkehr, und nicht nur gemacht, um ein Recht an einer Marke zu reservieren.“ Abschnitt 45 des Markengesetzes definiert „Verwendung im Handel“ in Verbindung mit Waren, wenn:

• es in irgendeiner Weise auf den Waren oder ihren Behältern oder den damit verbundenen Auslagen oder auf den daran angebrachten Etiketten oder Etiketten angebracht ist, oder wenn die Art der Waren eine solche Platzierung nicht praktikabel macht, dann auf Dokumenten, die mit den Waren oder ihrem Verkauf verbunden sind, und

• die Waren werden im Handel verkauft oder transportiert.

Abschnitt 45 des Markengesetzes definiert „Verwendung im Handel“ in Verbindung mit Dienstleistungen, wenn:

• die Marke für den Verkauf oder die Werbung von Dienstleistungen verwendet oder angezeigt wird und die Dienstleistungen im Handel erbracht werden; ODER

• die Dienstleistungen werden in mehr als einem Staat oder in den Vereinigten Staaten und einem anderen Land erbracht, und die Person, die die Dienstleistungen erbringt, ist im Zusammenhang mit den Dienstleistungen im Handel tätig.

Die Verwendung von Marken im Handel erfordert das entsprechende „Forum of Commerce“

Um die Verwendung im Handel nachweisen zu können, muss die Verwendung von einer Art sein, die vom Handel geregelt wird. Dies umfasst den zwischenstaatlichen Handel, den territorialen Handel (d. H. Guam, Puerto Rico, die Jungferninseln usw.), oder Handel zwischen den USA und einem fremden Land. Zwischenstaatlicher Handel bedeutet, dass die Waren oder Dienstleistungen zur Förderung eines Verkaufs an einen Verbraucher über staatliche Grenzen hinweg versandt oder erbracht werden.

Folglich gilt die innerstaatliche Verwendung einer Marke in der Regel nicht als Verwendung im Handel, es sei denn, die innerstaatliche Verwendung ist von einer Art, die, wenn sie insgesamt genommen wird, direkte Auswirkungen auf den zwischenstaatlichen Handel hätte. Beispielsweise, Ein Antragsteller, der ein Tante-Emma-Geschäft in Arizona besitzt und nur Waren an Verbraucher in Arizona verkauft, hätte keinen Anspruch auf Markenschutz des Bundes. Auf der anderen Seite tendieren die Reise- und Gastgewerbebranche dazu, den zwischenstaatlichen Handel einzubeziehen. Zum Beispiel hat ein Hotel in Las Vegas wahrscheinlich Verbraucher, die aus anderen Staaten reisen, um seine Dienste zu nutzen. Das Anbieten von Waren und Dienstleistungen über das Internet wurde auch als Verwendung im Handel angesehen, da die Waren und Dienstleistungen den Verbrauchern in den Vereinigten Staaten zur Verfügung stehen.

Die Verwendung von Marken im Handel erfordert eine rechtmäßige Verwendung

Das USPTO erfordert eine rechtmäßige Verwendung im Handel, um eine Marke zu registrieren. Wenn die Waren oder Dienstleistungen nach Bundesgesetz illegal sind, wird das USPTO die Registrierung der Marke ablehnen. Das Bundesgericht hat argumentiert, dass andernfalls „die Regierung in eine anomale Position gebracht würde, die Vorteile des Markenschutzes auf einen Verkäufer auszudehnen, der auf Handlungen beruht, die der Verkäufer unter Verstoß gegen die eigenen Gesetze der Regierung ergriffen hat.“ CreAgri, Inc. v. USANA Gesundheit Scis., Inc., 474 F3d 626, 630 (9. 2007).

Ein Anmelder kann beispielsweise keine Marke zur Verwendung in Verbindung mit Cannabis registrieren. Cannabis ist ein Schedule 1-Medikament nach dem Controlled Substances Act. Da ein Unternehmen Cannabis nicht rechtmäßig über Staatsgrenzen hinweg verkaufen kann, kann eine Person in Kalifornien (wo Cannabis legal verkauft werden kann) keinen Markenschutz des Bundes erhalten, um Cannabis unter einem bestimmten Markennamen zu verkaufen. Erfahren Sie hier und hier mehr über die Komplexität der Einreichung von Markenanmeldungen mit Cannabis. Um ein anderes Beispiel zu betrachten: Ein Pharmaunternehmen, das ein neues Medikament verkauft, das gegen die FDA-Anforderungen verstößt, konnte keinen Markenschutz des Bundes erhalten. Siehe z.B. CreAgri, Inc., 474 F3d bei 634. Markenantragsteller müssen sicherstellen, dass ihre Verwendung im Handel rechtmäßig ist.

Verwendung im Handel bedeutet echte Verwendung

Eine weitere kritische Anforderung ist, dass die Verwendung im Handel über die Verwendung von „Token“ hinausgehen muss. Diese Anforderung soll verhindern, dass ein Unternehmen Rechte an einer Marke behält, indem es nur einen Verkauf eines Produkts tätigt. Speziell, das Markengesetz behauptet, dass die Definition der Verwendung im Handel ist „bona fide Verwendung einer Marke im normalen Geschäftsverkehr, und nicht nur gemacht, um Rechte an einer Marke zu reservieren.“ Obwohl keine klare Regel für die Anzahl der Verkäufe festgelegt wurde, die ein Antragsteller zur Unterstützung der Bona-Fide-Nutzung haben muss, hat sich eine Handvoll Verkäufe als ausreichend erwiesen. Der Use-in-Commerce-Standard wurde auch interpretiert, um Unterschiede in den Branchenpraktiken zu berücksichtigen, die weniger traditionelle Verwendungszwecke umfassen können, z. B. saisonale Verkäufe oder kontinuierliche Lieferungen eines neuen Arzneimittels an klinische Forscher durch ein Unternehmen, das auf die behördliche Genehmigung wartet.

Darüber hinaus können Warensendungen über Staatsgrenzen hinweg, die die Verwendung der Marke zur Bemusterung umfassen, die Anforderungen an die Verwendung im Handel erfüllen, wenn die Sendung zu einem legitimen kommerziellen Zweck erfolgt ist. Zum Beispiel in Tao Licensing, LLC v. Bender Consulting Ltd. gab die TTAB einem Antrag auf Nichtigerklärung von TAO VODKA teilweise statt, weil der Inhaber der Marke seine Marke in com
merce vor Ablauf der Frist für die Erklärung über die Verwendung nicht ausreichend genutzt habe. Siehe 125 U.S.P.Q.2D (BNA) 1043, 1055 (TTAB 2017). Der Eigentümer gab an, zwei bis drei kostenlose Probenflaschen TAO VODKA an drei Parteien — einen Aktionär, ein Restaurant und einen Händler — verteilt zu haben, um das Produkt zu bewerten. Siehe id. bei 1053. Keines der drei Unternehmen hat jedoch jemals TAO VODKA gekauft. Siehe id. bei 1055. Der Board befand, dass diese Werbemaßnahme vorläufig war und der Eigentümer zu diesem Zeitpunkt noch nicht bereit war, das Produkt auf den Markt zu bringen. Siehe id. bei 1054. Tatsächlich fand der erste Verkauf von TAO VODKA erst zwei Jahre später statt. Siehe id. um 1050. Infolgedessen stellte die Kammer fest, dass die Verteilung von Mustern keine gutgläubige Verwendung im Handel darstellte. Siehe id. bei 1054.

Im Gegensatz dazu Dexas International, Ltd. v. Ideavillage Products Corp. ist ein Beispiel dafür, wie die Verteilung von Mustern an einen potenziellen Käufer als ausreichende Verwendung im Handel gelten kann. Dexas International behauptete, dass seine Markenrechte im Juli 2014 begannen, als es zwei Proben an einen Einzelhändler schickte. 91225850, 2018 WL 3586101, at *3 (24.Juli 2018). Nach Erhalt der Muster bestellte der Einzelhändler Hunderte von Einheiten und kaufte das Produkt seitdem weiter. Siehe id. bei *15. Folglich stellte die Kammer fest, dass die Versendung der Proben einem legitimen kommerziellen Zweck diente und daher eine gutgläubige Verwendung im Handel darstellte. Siehe id.

Das Folgende ist eine Liste dessen, was die gesetzlichen Anforderungen wahrscheinlich nicht erfüllen wird:

• Der Transport von Waren vom Hersteller zum Markeninhaber

• Interne, nicht öffentliche Transaktionen

• “ Verkauf“ an Familie und Freunde

• Ein versand von einem einzigen produkt kostenlos

• Bereitstellung eines einmaligen Service zu einem Bruchteil seines Marktwerts

Der USPTO-Prüfer wird in der Regel die Bona-Fide-Verwendung eines Antragstellers im Handel nicht in Frage stellen. Vielmehr stützt sich der Prüfer auf die eidesstattliche Erklärung des Anmelders, dass er die Marke im Handel in gutem Glauben verwendet hat. Die Frage, ob ein Markeninhaber eine Marke wirklich im Handel verwendet hat, stellt sich in einem Inter Partes—Verfahren — wie einem Löschungs- oder Widerspruchsverfahren – oder einer Prüfung nach der Registrierung. Weitere Informationen zum Audit-Programm des USPTO nach der Registrierung finden Sie in diesem Artikel und im Vortrag von Allison Rickett von Alt Legal Connect 2020.

Wie für Markenanmelder, die nach §1 (b) des Markengesetzes einreichen, da ihre Verwendung im Handel erst nach dem Anmeldetag beginnt, müssen Anmelder eine verifizierte Erklärung vorlegen, dass sie eine gutgläubige Absicht haben, die Marke im Handel zu verwenden (für ein extremes Beispiel einer Anmeldung, für die es schwierig wäre, eine gutgläubige Verwendung nachzuweisen, lesen Sie diesen Artikel). Auch hier wird der Prüfer nicht die gutgläubige Absicht eines Anmelders bewerten, sondern sich auf die eidesstattliche Erklärung des Anmelders verlassen, dass eine gutgläubige Absicht besteht, eine Marke im Handel zu verwenden. Wenn ein Einsprechender die Absicht eines Antragstellers in Frage stellt, legt das USPTO dem Antragsteller die Beweislast für die Absicht auf. Daher sollten Antragsteller Dokumente aufbewahren, um ihre Behauptungen zu stützen. Relevante Dokumente können in Form von Geschäftsplänen vorliegen; E-Mails oder andere schriftliche Mitteilungen an potenzielle Einzelhändler, Händler oder Lieferanten; Entwürfe von Marketingmaterialien; und Aufzeichnungen über interne Besprechungen. Die Aufzeichnung aller relevanten Dokumente kann der Schlüssel zum Speichern einer Markenanmeldung sein.

Nachweis der Verwendung im Handel

Um die Verwendung im Handel nachzuweisen, muss der Antragsteller ein Verwendungsmuster vorlegen. Ein Gebrauchsmuster ist ein tatsächliches Beispiel dafür, wie die Marke im Handel verwendet wird. Ein tatsächliches Beispiel ist ein Objekt, das die Marke trägt, nicht nur eine Zeichnung oder ein Modell dessen, wie die Marke aussehen würde.

Wenn ein Anmelder eine Anmeldung einreicht, in der die Verwendung in Verbindung mit Waren aufgeführt ist, kann der Anmelder die Marke direkt auf den Waren, auf einem an den Waren angebrachten Etikett oder Etikett oder auf der Verpackung des Produkts anbringen. Wenn es nicht möglich ist, die Marke direkt auf den Waren oder der Verpackung anzubringen, kann ein Antragsteller auch die Verwendung im Handel nachweisen, indem er ein mit den Waren verbundenes Display einreicht, das bestimmte Kataloge, Flyer und Webseiten enthält, die als Point-of-Sale-Displays dienen (d. H. Sie enthalten Informationen, die für einen Verbraucher erforderlich sind, um einen Kauf zu tätigen.) Werbemittel wie Prospekte, Preislisten, Pressemitteilungen und Online-Werbebanner werden nicht als Warenmuster akzeptiert.

Wenn ein Anmelder eine Anmeldung einreicht, in der die Verwendung im Zusammenhang mit Dienstleistungen aufgeführt ist, kann der Anmelder die Verwendung im Handel nachweisen, indem er die Marke beim Verkauf oder in der Werbung für die Dienstleistungen zeigt. Akzeptable Beispiele für Dienstleistungen sind Marketingmaterialien, die die Marke direkt mit den Dienstleistungen in Verbindung bringen, wie Zeitungs- und Zeitschriftenanzeigen, Broschüren und Flugblätter. Um zu zeigen, dass die Marke bei der Erbringung der Dienstleistungen verwendet wird, kann ein akzeptables Muster eine Kopie eines Menüs für Restaurantdienstleistungen oder einen Screenshot einer Website mit den angebotenen Dienstleistungen enthalten.

Fazit

Das Verständnis der Markennutzung ist für die Sicherung und Aufrechterhaltung des Markenschutzes des Bundes unerlässlich. Die Nichteinhaltung der Nutzungsanforderungen kann dazu führen, dass die Registrierung oder Löschung der Registrierung eines Markeninhabers nicht erfolgt. Wenn Sie mehr über die Anforderungen für die gewerbliche Nutzung erfahren möchten, lesen Sie bitte §900 des Marken- und Verfahrenshandbuchs (TMEP).

• Teilen
• Teilen auf LinkedIn
• Teilen auf Facebook
• Teilen auf Twitter
• Teilen auf E-Mail