- delen
- Delen op LinkedIn
- Delen op Facebook
- Delen op Twitter
- Delen op e-mail
om exclusieve rechten op een handelsmerk vast te stellen, moet de merkhouder de eerste zijn die het merk in handel gebruikt. Wanneer een aanvrager een handelsmerk aanvraagt op basis van een in-use (§1(a)), moet de aanvrager ten minste vanaf de datum van indiening controleren of het merk in de handel wordt gebruikt. Deze regel is niet van toepassing op aanvragen die zijn ingediend als intent-to-use (§1(b)) aanvragen waarvoor een aanvrager het gebruik in de handel moet aantonen voordat hij zich registreert.
Wat is gebruik in de handel en hoe stelt een merkaanvrager dit vast? Deze gids is bedoeld om handelsmerkadvocaten en professionals te helpen begrijpen wat het gebruik van een merk in de handel is, wat van cruciaal belang is voor het verkrijgen van federale handelsmerkbescherming.
de basis
om een inschrijving te verkrijgen, moet de aanvrager aantonen dat het merk in de handel wordt gebruikt voor alle in de aanvrage vermelde waren en/of diensten. De aanvrager moet voor elk op de lijst vermeld goed en/of dienst een model overleggen waaruit het gebruik in de handel blijkt. We bespreken de specimens later in deze gids, maar u kunt hier ook meer over specimens lezen. De Merkenwet definieert ” gebruik in de handel “als” het bonafide gebruik van een merk in het kader van normale handelstransacties, en niet louter om een recht op een merk voor te behouden.”Artikel 45 van de Merkenwet definieert” gebruik in de handel ” in verband met goederen wanneer:
-
het op enigerlei wijze op de goederen of de recipiënten daarvan of op de bijbehorende displays of op de daarop aangebrachte etiketten of etiketten is aangebracht, of indien de aard van de goederen een dergelijke plaatsing onuitvoerbaar maakt, op documenten die verband houden met de goederen of de verkoop ervan, en
-
de goederen worden verkocht of vervoerd in de handel.
artikel 45 van de Merkenwet definieert “gebruik in de handel” in verband met diensten Wanneer:
-
het merk wordt gebruikt of getoond bij de verkoop van of reclame voor diensten en de diensten worden verleend in de handel; of
-
de diensten worden verleend in meer dan één staat of in de Verenigde Staten en een vreemd land en de persoon die de diensten verricht is betrokken bij de handel in verband met de diensten.
voor het gebruik van handelsmerken in de handel is het geschikte “Forum of Commerce”
vereist om het gebruik in de handel aan te tonen, moet het gebruik van een type zijn dat door de handel wordt gereguleerd. Dit omvat Interstate commerce, territoriale handel (dat wil zeggen Guam, Puerto Rico, de Maagdeneilanden, enz.), of de handel tussen de VS en een vreemd land. Interstate commerce betekent dat de goederen of diensten worden verzonden of geleverd aan een consument over staatsgrenzen ter bevordering van een verkoop.Bijgevolg zal het gebruik van een merk binnen de staat gewoonlijk niet als gebruik in de handel worden aangemerkt, tenzij het gebruik binnen de staat van een type is dat, wanneer het geheel wordt genomen, een rechtstreeks effect zou hebben op de handel tussen de staten. Bijvoorbeeld, een aanvrager die eigenaar is van een mom-and-pop winkel in Arizona en verkoopt alleen goederen aan consumenten in Arizona zou niet in aanmerking komen voor federale merkbescherming. Aan de andere kant, de reis-en horeca-industrie hebben de neiging om interstate handel te betrekken. Bijvoorbeeld, een hotel dat actief is in Las Vegas heeft waarschijnlijk consumenten reizen uit andere staten om haar diensten te gebruiken. Het aanbieden van goederen en diensten via het Internet is ook beschouwd als gebruik in de handel, aangezien de goederen en diensten beschikbaar zijn voor consumenten in de Verenigde Staten.Het gebruik van handelsmerken in de handel vereist rechtmatig gebruik
de USPTO vereist rechtmatig gebruik in de handel om een handelsmerk te registreren. Als de goederen of diensten illegaal zijn onder de federale wetgeving, zal de USPTO weigeren om het merk te registreren. De federale rechtbank heeft met redenen omkleed dat om anders te houden ” zou de overheid in een abnormale positie van de uitbreiding van de voordelen van de bescherming van het handelsmerk aan een verkoper op basis van acties die de verkoper nam in strijd met de eigen wetten van de overheid.”CreAgri, Inc. v. USANA gezondheid Scis., Incl., 474 F3d 626, 630 (9e Cir. 2007).
bijvoorbeeld, een aanvrager kan geen handelsmerk registreren voor gebruik in verband met cannabis. Cannabis is een schema 1 drug onder de Controlled Substances Act. Omdat een bedrijf niet legaal cannabis kan verkopen over staatsgrenzen heen, kan een individu in Californië (waar cannabis legaal kan worden verkocht) geen federale handelsmerkbescherming krijgen om cannabis te verkopen onder een bepaalde merknaam. Leer hier en hier meer over de complexiteit van het indienen van handelsmerken met cannabis. Om een ander voorbeeld te overwegen, kon een farmaceutisch bedrijf dat een nieuw geneesmiddel verkoopt in strijd met de FDA-vereisten geen federale handelsmerkbescherming verkrijgen. Zie bijvoorbeeld CreAgri, Inc. 474 F3d op 634. Merkaanvragers moeten ervoor zorgen dat hun gebruik in de handel rechtmatig is.
gebruik in de handel betekent bonafide gebruik
een andere kritische eis is dat het gebruik in de handel verder moet gaan dan het gebruik van “token”. Deze eis is bedoeld om te voorkomen dat een bedrijf rechten op een merk behoudt door slechts één verkoop van een product. In de Merkenwet wordt met name gesteld dat de definitie van gebruik in de handel “bonafide gebruik van een merk in het kader van normale handelstransacties” is en niet louter bedoeld om rechten op een merk voor te behouden.”Hoewel er geen bright-line-regel is vastgesteld met betrekking tot het aantal verkopen dat een aanvrager moet hebben om bonafide gebruik te ondersteunen, is een handvol verkopen voldoende gebleken. De “use in commerce standard” is ook geïnterpreteerd om rekening te houden met verschillen in praktijken in de industrie, die minder traditionele toepassingen kunnen omvatten, zoals seizoensverkoop of continue verzending van een nieuw geneesmiddel naar klinische onderzoekers door een bedrijf in afwachting van wettelijke goedkeuring.
bovendien kunnen zendingen van goederen over staatsgrenzen die het gebruik van het merk voor monsterneming omvatten, voldoen aan de eis voor gebruik in de handel indien de zending voor een legitiem commercieel doel is verricht. Bijvoorbeeld, in Tao Licensing, LLC V. Bender Consulting Ltd. heeft de TTAB een verzoek om TAO VODKA gedeeltelijk te annuleren ingewilligd, omdat de eigenaar van het merk niet voldoende gebruik heeft gemaakt van het merk in com (8650) merce vóór de uiterste datum voor de mededeling van het gebruik. Zie 125 U. S. P. Q. 2D (BNA) 1043, 1055 (TTAB 2017). De eigenaar beweerde dat het twee tot drie gratis monsterflessen TAO wodka had gedistribueerd aan drie partijen—een aandeelhouder, een restaurant en een Distributeur—om het product te evalueren. Zie id. op 1053. Echter, geen van de drie entiteiten ooit gekocht TAO wodka. Zie id. op 1055. Het bestuur oordeelde dat deze promotieactiviteit voorlopig was en dat de eigenaar niet klaar was om het product op dat moment op de markt te brengen. Zie id. op 1054. In feite vond de eerste verkoop van TAO VODKA pas meer dan twee jaar later plaats. Zie id. om 1050. Bijgevolg was de Raad van oordeel dat de verspreiding van monsters geen bonafide toepassing in de handel vormde. Zie id. op 1054.
daarentegen, Dexas International, Ltd. V. Ideavillage Products Corp. is een voorbeeld van hoe het verspreiden van monsters aan een aspirant-koper kan worden aangemerkt als voldoende gebruik in de handel. Dexas International claimde zijn merkrechten in juli 2014 toen het twee monsters naar een retailer stuurde. Zie nr. 91225850, 2018 WL 3586101, op * 3 (24 juli 2018). Na ontvangst van de monsters bestelde de detailhandelaar honderden eenheden en is sindsdien het product blijven kopen. Zie id. op *15. Bijgevolg was de Raad van oordeel dat de verzending van de monsters een legitiem commercieel doel diende en derhalve een bonafide toepassing in de handel vormde. Zie id.
hier volgt een lijst van wat waarschijnlijk niet aan de wettelijke eis voldoet:
-
Het vervoer van goederen van een fabrikant aan de eigenaar van het handelsmerk
-
Interne, niet-openbare transacties
-
“de Verkopen aan familie en vrienden
-
Een zending van één product gratis
-
Het verstrekken van een eenmalige service tegen een fractie van de marktwaarde
De USPTO examinator meestal niet de uitdaging van een aanvrager bona fide gebruik in de handel. In plaats daarvan zal de onderzoeker zich baseren op de Verklaring onder ede van de aanvrager dat hij of zij het merk in de handel te goeder trouw heeft gebruikt. De vraag of een merkhouder daadwerkelijk gebruik heeft gemaakt van een merk in de handel, doet zich voor in een procedure tussen partijen—zoals een annulerings— of oppositieprocedure-of een audit na de registratie. Voor meer informatie over de USPTO ’s post-registratie audit Programma, check out dit artikel en Allison Rickett’ s talk van Alt Legal Connect 2020.
voor aanvragers van handelsmerken die overeenkomstig §1, onder b), van de Trademark Act worden ingediend, moeten aanvragers, omdat hun gebruik in de handel pas na de datum van indiening begint, een geverifieerde verklaring indienen dat zij een bonafide intentie hebben om het merk in de handel te gebruiken(voor een extreem voorbeeld van een aanvraag die moeilijk te bewijzen is voor het bonafide gebruik, zie dit artikel). Nogmaals, de examinator zal niet de bonafide Intentie van een aanvrager te beoordelen, maar zal zich baseren op de beëdigde verklaring van de aanvrager dat er een bonafide intentie om een merk te gebruiken in de handel. Als een opposant de intentie van een aanvrager betwist, legt de USPTO de last van het bewijzen van intentie op de aanvrager. Als zodanig moeten aanvragers documenten bijhouden om hun beweringen te staven. Relevante documenten kunnen komen in de vorm van businessplannen; e-mails of andere schriftelijke communicatie verzonden naar potentiële retailers, distributeurs, of leveranciers; ontwerp marketing materialen; en verslagen van interne vergaderingen. Het bijhouden van een register van alle relevante documenten kan de sleutel zijn tot het opslaan van een merkaanvraag.
vaststelling van het gebruik in de handel
om het gebruik in de handel aan te tonen, moet de aanvrager een model van gebruik indienen. Een model van gebruik is een concreet voorbeeld van hoe het merk in de handel wordt gebruikt. Een concreet voorbeeld is een object dat het merk draagt, niet alleen een tekening of mockup van hoe het merk eruit zou zien.
indien een aanvrager een aanvraag indient waarin het gebruik voor goederen wordt vermeld, mag de aanvrager het merk rechtstreeks op de goederen aanbrengen, op een etiket of label dat op de goederen is aangebracht of op de verpakking van het product. Als het niet haalbaar is om het merk direct op de goederen of de verpakking te plaatsen, kan een aanvrager ook het gebruik in de handel bewijzen door het indienen van een display in verband met de goederen, die bepaalde catalogi, flyers en webpagina ‘ s die dienen als point-of-sale displays bevat (dat wil zeggen, ze bevatten informatie die nodig is voor een consument om een aankoop te doen.) Reclamemateriaal zoals brochures, prijslijsten, persberichten en online reclamebanners zijn niet aanvaardbaar als specimens voor goederen.
indien een aanvrager een aanvraag indient waarin gebruik in verband met diensten wordt vermeld, kan de aanvrager het gebruik in de handel bewijzen door het merk te tonen bij de verkoop van of reclame voor de diensten. Acceptabele voorbeelden voor diensten zijn marketingmateriaal dat het merk direct aan de diensten koppelt, zoals advertenties in kranten en tijdschriften, brochures en folders. Om aan te tonen dat het merk dat wordt gebruikt bij het verlenen van de diensten, een aanvaardbaar exemplaar kan een kopie van een menu voor restaurantdiensten of een screenshot van een website waarop de aangeboden diensten.
conclusie
begrip van het gebruik van handelsmerken is noodzakelijk om de bescherming van handelsmerken door de federale overheid te waarborgen en te handhaven. Niet-naleving van de gebruiksvoorschriften kan resulteren in het niet bereiken van registratie of annulering van de registratie van een merkhouder. Als u meer wilt weten over de vereisten voor gebruik in de handel, raadpleeg dan §900 van de Trademark Manual Examining and Procedure Guide (TMEP).
- delen
- Delen op LinkedIn
- Delen op Facebook
- Delen op Twitter
- Delen op e-mail