- dela
- Dela på LinkedIn
- Dela på Facebook
- Dela på Twitter
- Dela på e-post
för att etablera exklusiva rättigheter i ett varumärke måste varumärkesägaren vara den första som använder varumärket i handeln. När en sökande ansöker om ett varumärke som är i bruk (1 A), måste sökanden kontrollera att varumärket används i handeln åtminstone från och med ansökningsdagen. Denna regel gäller inte för ansökningar som lämnas in som intent-to-use (1 (b)) ansökningar för vilka en sökande måste etablera användning i handeln före registrering.
så, vad exakt används i handeln, och hur etablerar en varumärkessökande det? Denna guide är avsedd att hjälpa varumärkesadvokater och yrkesverksamma att förstå vad som utgör användning av ett varumärke i handeln, vilket är avgörande för att få federalt varumärkesskydd.
grunderna
för att få en registrering måste sökanden visa att varumärket används i handel i samband med alla varor och/eller tjänster som anges i ansökan. Sökanden måste tillhandahålla ett exemplar som visar användning i handeln för varje vara och/eller tjänst som anges. Vi diskuterar exemplar senare i den här guiden, men du kan också läsa mer om exemplar här. Varumärkeslagen definierar ” användning i handel ”som” bona fide användning av ett varumärke i normal handel, och inte bara för att reservera en rättighet i ett varumärke.”Avsnitt 45 i varumärkeslagen definierar” användning i handel ” i samband med varor när:
-
den placeras på något sätt på varorna eller deras behållare eller de skärmar som hör samman med dem eller på de etiketter eller etiketter som är fästa på dem, eller om varornas art gör en sådan placering omöjlig, sedan på dokument som är förknippade med varorna eller deras försäljning, och
-
varorna säljs eller transporteras i handeln.
avsnitt 45 i varumärkeslagen definierar ”användning i handel” i samband med tjänster när:
-
varumärket används eller visas i försäljning eller reklam för tjänster och tjänsterna tillhandahålls i handel; eller
-
tjänsterna utförs i mer än en stat eller i USA och ett främmande land och den person som tillhandahåller Tjänsterna bedriver handel i samband med tjänsterna.
varumärkesanvändning i handel kräver lämpligt ”Forum för handel”
för att visa användning i handel måste användningen vara av en typ som regleras av handel. Detta inkluderar mellanstatlig handel, territoriell handel (dvs. Guam, Puerto Rico, Jungfruöarna, etc.), eller handel mellan USA och ett främmande land. Mellanstatlig handel innebär att varorna eller tjänsterna skickas eller återges till en konsument över statliga linjer för att främja en försäljning.
följaktligen kommer Intrastat användning av ett märke vanligtvis inte att betraktas som användning i handel om inte intrastatanvändningen är av en typ som, när den tas i aggregatet, skulle ha en direkt effekt på mellanstatlig handel. Till exempel skulle en sökande som äger en mamma-och-pop-butik i Arizona och bara säljer varor till konsumenter i Arizona inte vara berättigad till federalt varumärkesskydd. Å andra sidan tenderar rese-och gästfrihetsindustrin att involvera mellanstatlig handel. Till exempel har ett hotell som är verksamt i Las Vegas sannolikt konsumenter som reser från andra stater för att utnyttja sina tjänster. Att erbjuda varor och tjänster via Internet har också ansetts utgöra användning i handeln eftersom varorna och tjänsterna är tillgängliga för konsumenter i hela USA.
varumärkesanvändning i handel kräver laglig användning
USPTO kräver laglig användning i handel för att registrera ett varumärke. Om varorna eller tjänsterna är olagliga enligt federal lag, kommer USPTO att vägra att registrera varumärket. Den federala domstolen har motiverat att att hålla annars ” skulle sätta regeringen i en avvikande ställning att utvidga fördelarna med varumärkesskydd till en säljare baserat på åtgärder som säljaren tog i strid med regeringens egna lagar.”CreAgri, Inc. v. USANA hälsa Scis., Inc., 474 F3d 626, 630 (9: e Cir. 2007).
till exempel kan en sökande inte registrera ett varumärke för användning i samband med cannabis. Cannabis är ett schema 1-läkemedel enligt lagen om kontrollerade ämnen. Eftersom ett företag inte legitimt kan sälja cannabis över statliga linjer, kan en person i Kalifornien (där cannabis kan säljas lagligt) inte få federalt varumärkesskydd för att sälja cannabis under ett visst varumärke. Läs mer om komplexiteten i att lämna in varumärkesansökningar som involverar cannabis här och här. För att överväga ett annat exempel kunde ett läkemedelsföretag som säljer ett nytt läkemedel i strid med FDA-kraven inte få federalt varumärkesskydd. Se, t.ex., CreAgri, Inc., 474 F3d vid 634. Varumärkessökande måste se till att deras användning i handeln är laglig.
användning i handel betyder Bona Fide användning
ett annat kritiskt krav är att användning i handel måste gå utöver ”token” – användning. Detta krav är avsett att hindra ett företag från att reservera rättigheter i ett varumärke helt enkelt genom att göra en försäljning av en produkt. Specifikt, varumärkeslagen hävdar att definitionen av användning i handeln är ”bona fide användning av ett varumärke i normal handel, och inte enbart för att reservera rättigheter i ett varumärke.”Även om ingen bright-line regel har fastställts om antalet försäljningar som en sökande måste ha för att stödja bona fide användning, har en handfull försäljning visat sig vara tillräcklig. Use in commerce-standarden har också tolkats för att ta hänsyn till skillnader i branschpraxis, vilket kan innefatta mindre traditionella användningsområden, såsom säsongsförsäljning eller kontinuerliga leveranser av ett nytt läkemedel till kliniska utredare av ett företag som väntar på godkännande.
dessutom kan transporter av varor över statliga linjer som inkluderar användning av märket för provtagning uppfylla kravet på användning i handel om sändningen gjordes för ett legitimt kommersiellt syfte. Till exempel i Tao Licensing, LLC v. Bender Consulting Ltd., beviljade TTAB en ansökan om att avbryta Tao VODKA, delvis, eftersom ägaren av varumärket inte utnyttjade sitt varumärke i com
merce i tillräcklig utsträckning före sin tidsfrist för användning. Se 125 U. S. P. Q. 2D (BNA) 1043, 1055 (TTAB 2017). Ägaren hävdade att den hade distribuerat två till tre gratis provflaskor TAO VODKA till tre parter—en aktieägare, en restaurang och en distributör—för att utvärdera produkten. Se id. vid 1053. Men ingen av de tre enheterna köpte någonsin Tao VODKA. Se id. vid 1055. Styrelsen ansåg att denna kampanjaktivitet var preliminär och ägaren var inte redo att introducera produkten på marknaden vid den tiden. Se id. vid 1054. Faktum är att TAO vodkas första försäljning inte ens inträffade förrän över två år senare. Se id. vid 1050. Som ett resultat ansåg styrelsen att fördelningen av prover inte utgjorde bona fide användning i handeln. Se id. vid 1054.
däremot Dexas International, Ltd. V. Ideavillage Products Corp. är ett exempel på hur distribution av prover till en potentiell köpare kan kvalificera sig som tillräcklig användning i handeln. Dexas International hävdade att dess varumärkesrättigheter började i juli 2014 när det skickade två prover till en återförsäljare. Se nr 91225850, 2018 WL 3586101, kl * 3 (24 juli 2018). Efter att ha mottagit proverna beställde återförsäljaren hundratals enheter och har sedan dess fortsatt att köpa produkten. Se id. vid * 15. Följaktligen fann styrelsen att transporten av proverna tjänade ett legitimt kommersiellt syfte och därför utgjorde bona fide användning i handeln. Se id.
följande är en lista över vad som sannolikt inte kommer att uppfylla det lagstadgade kravet:
-
transport av varor från en tillverkare till ägaren av varumärket
-
interna, icke-offentliga transaktioner
-
”försäljning” till familj och vänner
-
en sändning av en enda produkt utan kostnad
-
tillhandahålla en engångstjänst till en bråkdel av sitt marknadsvärde
USPTO-granskaren kommer vanligtvis inte att utmana en sökandes bona fide användning i handeln. Snarare kommer granskaren att förlita sig på sökandens svurna uttalande om att han eller hon har gjort bona fide användning av varumärket i handeln. Frågan om en varumärkesägare verkligen har använt ett varumärke i handeln uppstår i ett interpartesförfarande—till exempel ett annullerings— eller invändningsförfarande-eller en granskning efter registrering. För mer om USPTOS revisionsprogram efter registrering, kolla in den här artikeln och Allison Ricketts tal från Alt Legal Connect 2020.
när det gäller varumärkessökande som lämnar in enligt 1 b i varumärkeslagen, eftersom deras användning i handeln inte börjar förrän efter ansökningsdagen, måste sökande lämna in ett verifierat uttalande om att de har en bona fide avsikt att använda varumärket i handeln (för ett extremt exempel på en ansökan som skulle vara svår att bevisa bona fide användning för, kolla in den här artikeln). Återigen kommer granskaren inte att utvärdera en sökandes bona fide avsikt men kommer att förlita sig på sökandens svurna uttalande att det finns en bona fide avsikt att använda ett varumärke i handeln. Om en motståndare utmanar en sökandes avsikt, lägger USPTO bördan att bevisa avsikt på sökanden. Som sådan bör sökande behålla handlingar för att stödja sina anklagelser. Relevanta dokument kan komma i form av affärsplaner; e-post eller annan skriftlig kommunikation som skickas till potentiella återförsäljare, distributörer eller leverantörer; utkast till marknadsföringsmaterial; och register över interna möten. Att registrera alla relevanta dokument kan vara nyckeln till att spara en varumärkesansökan.
etablera användning i handeln
för att visa användning i handeln måste sökanden lämna in ett exemplar av användningen. Ett användningsexempel är ett faktiskt exempel på hur märket används i handeln. Ett faktiskt exempel är ett objekt som bär märket, inte bara en ritning eller mockup av hur märket skulle se ut.
om en sökande lämnar in en ansökan som listar användning i samband med varor, kan sökanden placera märket direkt på varorna, på en etikett eller etikett som är fäst på varorna eller på produktens förpackning. Om det inte är möjligt att placera märket direkt på varorna eller förpackningen kan en sökande också bevisa användning i handeln genom att skicka in en display som är kopplad till varorna, vilket inkluderar vissa kataloger, flygblad och webbsidor som fungerar som försäljningsställen (dvs. de innehåller information som är nödvändig för att en konsument ska kunna göra ett köp.) Reklammaterial som broschyrer, prislistor, pressmeddelanden och banners på nätet är inte acceptabla som exemplar för varor.
om en sökande lämnar in en ansökan som listar användning i samband med tjänster, kan sökanden bevisa användning i handeln genom att visa märket i försäljning eller reklam för tjänsterna. Godtagbara exemplar för tjänster inkluderar marknadsföringsmaterial som direkt associerar märket med tjänsterna, såsom tidnings-och tidningsannonser, broschyrer och broschyrer. För att visa att det märke som används vid tillhandahållandet av Tjänsterna kan ett godtagbart exemplar innehålla en kopia av en meny för restaurangtjänster eller en skärmdump av en webbplats som visar de erbjudna tjänsterna.
slutsats
att förstå vad som utgör varumärkesanvändning är absolut nödvändigt för att säkra och upprätthålla federalt varumärkesskydd. Underlåtenhet att uppfylla användningskraven kan leda till att registrering eller annullering av en varumärkesägares registrering inte uppnås. Om du vill lära dig mer om krav för användning i handeln, se gärna i artikel 900 i Trademark Manual examination and Procedure Guide (Tmep).
- dela
- Dela på LinkedIn
- Dela på Facebook
- Dela på Twitter
- Dela på e-post